El cumplimiento de la obligación de explotar: Las licencias de patentes

La concesión de una patente no sólo conlleva el otorgamiento a su titular de los derechos exclusivos y excluyentes de explotación del objeto de la invención sino que va a requerir del titular de la misma que la explote en condiciones de satisfacer la demanda, tanto en lo que a ejecución industrial se refiere como a su comercialización.

A esto hace referencia la ley cuando habla de obligación de explotar el objeto de la invención. Sin embargo, cuando la ley habla de explotación de la invención se refiere, en todo caso, a una explotación directa por el propio titular o a una explotación llevada a cabo por un tercero siempre y cuando cuente con el consentimiento del titular.

Hablamos aquí del establecimiento de licencias que tendrán por objeto la propia patente ya concedida o la solicitud presentada todavía pendiente (tal y como dice el artículo 74 LP).

Dejando de lado los demás tipos de licencias que se mencionan en la Ley de Patentes, la licencia voluntaria o contractual va a suponer el medio más común de transferencia de tecnología entre el inventor y las empresas o particulares que se encargan de hecho de aplicar y comercializar la tecnología.

La Ley establece unas determinadas normas aplicables a las licencias, sin embargo, es importante destacar que principalmente este tipo de acuerdos se va a basar en lo que las partes establezcan en el contrato, es decir, lo que en derecho se conoce como ¨principio de autonomía de la voluntad¨.

Así se desprende de los artículos de la Ley en los que se fijan unas determinadas normas que se aplicarán en defecto de que las partes fijen otra cosa. De este modo, si no media acuerdo en contrario, la licencia se concederá para todo el territorio nacional, durante todo el períoso de vigencia y para todas las facultades que en el título se establecen.

Además la licencia será no exclusiva, es decir, que el titular de la patente puede explotar el objeto de la invención por sí mismo o a través de otra licencia.

Más allá de estos términos, las partes fijarán todos aquellos aspectos que puedan ser de interés para las partes y que deberán ser observados por ellas con detenimiento antes y durante la vigencia del contrato.

Reivindicar un color en el registro de marcas

En el momento de solicitar que un signo sea registrado como marca será necesario que el solicitante indique no sólo las clases para las cuales busca protección sino también el tipo de marca que solicita y sus componentes.

De este modo, y dejando de lado las marcas consideradas poco habituales o especiales (gustativas, olfativas...), el solicitante podrá buscar la protección de una marca nominativa, que sólo contenga una palabra o un conjunto de ellas, gráfica, un símbolo o una imagen, o mixta, es decir, una combinación de ambas, un signo que esté formado tanto por una palabra como por una imagen conjuntamente.

De todas formas, la solicitud de registro que se realiza a la Oficina deberá indicar de forma clara los colores que forman el signo a registrar, lo cual será clave para determinar la existencia o no de algún tipo de incompatibilidad con un signo anterior cualquiera que sea su naturaleza.

A modo de ejemplo, si se pretendiera el registro como marca de un signo de forma rectangular formado por tres franjas, la inferior y la superior de color rojo y la de en medio de color amarillo, sólo se podría considerar por la Oficina que se está solicitando el registro como marca de un signo idéntico a la bandera española si se hace una reivindicación de esos colores.

En caso contrario, lo que se registraría como marca sería un signo que estaría formado por un rectángulo con tres franjas en escala de grises, cuyo registro habría de ser examinado por la Oficina por si se tratara de un signo de escaso valor distintivo; al fin y al cabo, un rectángulo.

Otro aspecto a analizar sería el de si la reivindicación de aquéllos colores, o de otros que conformaran los de la bandera de un país diferente, iría en contra del artículo 6ter del Convenio de la Unión de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial.

En este artículo se hace referencia a la prohibición que se establece a cualquier país miembro de este Convenio de aceptar el registro y utilización de un signo que pudiera ser idéntico o similar a la bandera (u otro signo identificativo) de cualquier país.

Perfeccionamiento de una invención patentada por un tercero

En una entrada anterior (http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2014/11/la-invencion-perfecta.html) veíamos cómo una vez patentada una invención ésta podría ser susceptible de modificaciones con el objetivo de ser perfeccionada.

Estas modificaciones se llevarán  a cabo, en un principio, por el propio titular de la patente, que dispone de la información completa y de la experiencia adquirida por la utilización en exclusiva de la misma.

Pero, como es ya sabido, la información de patentes es pública desde el momento de la presentación de la solicitud, por lo que es inevitable que terceras personas lleven a cabo los experimentos que den lugar al descubrimiento de mejoras o perfeccionamientos de una invención ajena a ellos sin que esto suponga la violación de los derechos de exclusiva del titular de la patente que se pretende perfeccionar.

En este supuesto nos encontraremos ante patentes que tendrán un objeto idéntico o similar pero cuya titularidad no es coincidente.

Hablamos de la peculiar situación en la que se encontrarán los titulares de ambas patentes: en el caso del titular de la patente anterior (o patente original) no podrá explotar su invención sacándole el mayor partido que la patente posterior otorga con su perfeccionamiento si no consigue que le sea otorgado el consentimiento para ello. Por su parte, el titular de la patente posterior no podrá explotar su patente, pero tampoco la anterior si no media ese consentimiento del titular de la anterior, por estar basada en aquella en todo caso.

La solución a esta situación será tratar de conseguir ese consentimiento de uso a través de una licencia contractual entre ambas partes que, de no conseguirse de forma voluntaria, podrá acudirse a la concesión de licencias obligatorias por mediación de la propia OEPM.

La garantía de la patente concedida

La concesión de una patente, supone el otorgamiento al solicitante (posterior titular si se supera el procedimiento establecido) de un monopolio para la explotación en régimen de exclusiva con carácter temporal de la invención que se ha creado y que, en definitiva, formará parte del acervo común, es decir, del conocimiento del público en general.

Para llevar a cabo esta función es necesaria la publicación tanto de la solicitud como de la patente una vez ésta ha sido concedida, cumpliéndose de esta forma el requisito de dar a conocer qué es lo que se está protegiendo y quién es el titular de dicha protección.

Como decimos, la concesión se realiza por un Estado que será al que se pueda referir para certificarse la concesión, es decir, que se ha superado un determinado procedimiento (que variará según el Estado).

Sin embargo, el Estado que concede la patente sólo certifica que la invención objeto de la solicitud y de la posterior concesión, ha superado los requisitos establecidos, sin que se pueda exigir una mayor garantía o responsabilidad respecto de tal concesión.

Así lo establece nuestra Ley de Patentes en sus artículos 37.2 (si se sigue el procedimiento general) y 40.1 (siguiendo el procedimiento con examen previo), donde se establece que la patente se concede “sin perjuicio de terceros y sin garantías del Estado con respecto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae“.

En definitiva, la existencia de una patente concedida sobre un producto o un procedimiento, en su caso, no podrá dar a un tercero la posibilidad de atacarla como tal, por la falta de utilidad del objeto sobre el que recae puesto que lo único que se certifica con la concesión es la superación de unos determinados requisitos.

Llegados a este punto es de relevancia destacar que a la hora de presentar la solicitud no se va a exigir, en ningún caso, que la invención se haya llevado a cabo antes de su presentación o publicación lo cual se podría inferir de los requisitos de patentabilidad y, concretamente, del de aplicación industrial (artículo 9) del cual se dice que la invención pueda “ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria“, es decir, se habla de posibilidad, no de que se haya realizado como tal.