Descriptividad de los nombres de dominio

La ley de marcas establece que el signo en el cual el solicitante se base para solicitar una marca no debe ser descriptivo en el sentido de que no debe ser, según la letra c) del artículo 5 de esta Ley, “Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.”

De este modo, se evitaría el registro como marca de nombres que deberían estar en el acervo común y, por tanto, poder ser utilizadas por cualquier persona que tenga una empresa relacionada con esa misma rama del negocio, evitando, de este modo, que se monopolizara un nombre por parte de una sola persona cuando éste podría ser utilizado por cualquier otra para distinguir los productos o servicios que comercializa o, en el caso, de un nombre comercial (para los cuales se aplican las mismas normas) tener la oportunidad de utilizarlo para distinguir su establecimiento de los demás que presten ese mismo servicio. El ejemplo más claro que me viene a la mente en la actualidad es el del uso del término “vino” para la comercialización de esta bebida. Si una única persona utilizara esta designación puramente denominativa para comercializar sus productos, amparada por la OEPM en nuestro país, se evitaría que terceros pudieran utilizarla en sus productos.

Sin embargo, esta regla no se va a aplicar a los nombres de dominio puesto que, a través de esta figura se busca que el consumidor asocie de la forma más clara posible el nombre de la página web con el servicio que se presta en ella. Existen, en la actualidad, numerosos ejemplos de páginas web cuyo nombre es el exactamente el referido bien a la actividad que realizan o al sector específico en el que prestan sus servicios.

Esto será bueno, en mi opinión, por una parte, puesto que indica que el consumidor sabe de primera mano a qué se dedica la empresa cuya web le presta los servicios, un nombre que no le podrá ser arrebatado por un tercero. Pero, al mismo tiempo, tiene la desventaja de que el nombre de esa web nunca podrá ser registrado como marca tal cual ya que debido a su descriptividad no sería aceptada por la OEPM. De este modo, se perdería el beneficio a que se hace referencia en el artículo 34.3 letra e) de la ya mencionada Ley que habla de que no podrá utilizarse la marca o nombre comercial “en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.”

Teniendo en cuenta que el nombre de dominio va a servir para darle distintividad a la empresa y que ésta se va a basar en él para llevar a cabo la comercialización de sus productos o para la prestación de sus servicios, el hecho de registrar un nombre tan descriptivo como nombre de dominio cerraría la puerta a que el mismo sirviera para llevar el a cabo el servicio fuera de las redes telemáticas.

Como es obvio, será necesario valorar si compensa realmente que esto sea así o no, es decir, si la empresa sólo presta un servicio a través de internet para el cual no es necesario disponer de na marca que lo distinga como tal, el registro del nombre de dominio será un vía razonable para llevarlo a cabo, siempre teniendo en cuenta que ese mismo nombre, como decimos, no podrá utilizarse para el registro de la marca.

Entraríamos de este modo en una disyuntiva. si la empresa no solicita la marca porque el nombre de dominio es suficiente para poder llevar a cabo su actividad...¿No se estaría utilizando ese nombre de dominio como marca, sobre todo teniendo en cuenta que se va a utilizar como signo diferenciador del resto de webs que presten los mismos servicios? ?¿Debería regularse que esto no pudiera hacerse de este modo para evitar que terceros pudieran utilizar el nombre en el tráfico jurídico aunque sea idéntico al de una web preexistente?

En mi opinión, sí. Una marca es el distintivo para la comercialización de productos y servicios o para la prestación de servicios y el uso de un nombre de dominio en este mismo sentido serviría para limitar la competencia de terceros que quisieran prestar ese mismo servicio dentro del tráfico económico.

Pero, repito esta es mi opinión y mi punto de vista. Seguramente habrá más y esté equivocado.

Curso UIMP-OEPM (Parte III)

Los pasados días 10 a 14 de julio (perdón por esta crónica tan atrasada en el tiempo) tuvo lugar en la sede de Santander en la UIMP, en el palacio de la Magdalena, el curso denominado “Patentes, marcas, diseños: Retos futuros”.

En este curso, que contó con grandes expertos en las áreas de los temas que se trataron así como de un representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por razones excusadas, per sí por parte de Pedro Cartagena como Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo.

El jueves, cuarto día del curso, contamos con la presencia de nuevo de María José de Concepción que, en calidad de Directora de Patentes de la OEPM nos habló de los aspectos generales de la nueva Ley de Patentes, la Ley 24/2015 que entró en vigor el pasado 1 de abril de 2017.

Tal y como se comentó, esta Ley tiene como objetivo, por un lado aumentar la eficacia y la seguridad jurídica del sistema de patentes en nuestro país, así como armonizarlo internacionalmente a otros cuerpos legales como son el CPE o el PCT.

La razón de llevar a ahora la modificación legal después de 31 años (sobre la tardanza en actualizar la Ley, ver) se debe a las modificaciones que se han ido llevando a cabo en los últimos años en todo tipo de leyes que afectan al ámbito de las patentes, tanto las nacionales como las internacionales, la aparición del PLT, la modificación de la directiva sobre biotecnología, etc.

El cambio más significativo a que se hace referencia en esta nueva Ley es el del cambio procedimiento, puesto que se pasa de un sistema en el que se podía optar por una vía por medio de la cual se concedían patentes sin que cumplieran los requisitos básicos de novedad (el procedimiento general), a un sistema de concesión único en el que siempre se va a apreciar y tener en cuenta esa novedad, integrando la búsqueda mundial en la realización del examen previo.Del mismo modo, se tiene en cuenta la importancia en la reducción de plazos, pues no sólo se introduce la presentación de oposiciones en diferido (una vez concedida la patente), sino que, por parte de la Oficina se adquiere el compromiso de reducir lo máximo posible el traslado del expediente al solicitante.

Entre otras modificaciones, se establece la vista oral optativa (no obligatoria) para los casos de conflicto entre empresario y trabajador en las invenciones laborales, el uso del restablecimiento de derechos también para la reivindicación de prioridad, así como el establecimiento de un período adicional de dos meses más allá de los 12 que recoge el CUP para el caso de que no s haya presentado en el correspondiente plazo. Por otra parte se introduce en el procedimiento la revocación y la limitación de las reivindicaciones de las patentes, la opción de llevar a cabo una vista oral para tratar la patentabildad de la invención si ha habido impedimentos y el cambio del sistema de tasas, eliminándose el pago anticipado y añadiendo a la primera anualidad el pago del IET.

La segunda ponencia corrió a cargo de Aleix Pons, Director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec para la innovación. En esta charla se habló de la importancia de los intangibles a la hora de llevar a cabo la innovación y un adecuado desarrollo del país en cuestión. Se hizo referencia también a la importancia de la educación (Educar para innovar e innovar en educación) y de la importancia de la productividad. Se comentó la bajada en innovación sufrida por nuestro país, de entre un 30 y un 50% debida, sobre todo, a la cultura empresarial: empresas pequeñas y poco presencia de capital riesgo. A pesar del cambio tecnológico experimentado en los últimos tiempos, que requiere una formación continuada para estar al día.

El viernes tuvo lugar el último día del curso, con la presencia como ponentes de Inmaculada Redondo,Subdirectora del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM y de Andy Ramos, Socio de Bardají y Honrado.

La primera de las intervenciones se centró en las novedades que introducirá la nueva normativa a aplicas a la marca de la Unión Europea, 2017/1001, que introducirá normas tanto sustantivas como de procedimiento, no por medio de la promulgación de una nueva norma sino mediante la adaptación. Se establece una legitimación amplia así como desaparece la diferencia entre marca notoria y renombrada, rompiendo así el principio de especialidad y se introduce una doble protección para las DOP e IGP. Se introduce la legitimación para oponerse también a los licenciatarios y se permite a la OEPM a declarar la nulidad de la marca. Desaparece como causa de nulidad la falta de legitimación

Esta norma entrará en vigor en 2019, salvo para la nulidad y la caducidad que lo hará en 2023.

Por último, Andy Ramos, experto en propiedad intelectual, se centró más en el registro de marcas y su relación con los nombres de dominio. Desde 2017 se aceptan todo tipo de gTLD (generica Top Level Domains: no sólo .com o .es,), y se habló del 

“typosquatting”, esto es, escribir mal el nombre de una página y que esto lleve a pensar que es oficial. del “cybersquatting” (la apropiación por terceros de nombres de dominio ajenos) y de una herramienta fundamental para la resolución de conflictos como es el “Uniform Rapid Suspension System”.

Hay que tener en cuenta que los nombres de dominio van a seer vitales para el posicionamiento de una empresa o negocio, de ahí la importancia de protegerlos cuanto antes, evitando futuros litigios (lo cual se recoge en nuestra Ley de Marcas donde se dice en su artículo 34.2 e) que la Marca se podrá: “Usar el signo en redes de comunicación telemá- ticas y como nombre de dominio”).

Tampoco se podrán achacar al propietario del “hosting” las irregularidades que afecten a las marcas en base a lio expuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Información, si éstos no tienen conocimiento de qué es lo que se publica en la web, a pesar de que el artículo 41.3 de la citada Ley de Marcas ya habla de interponer acciones contra los intermediarios.

Por último se hizo referencia al uso de “bots” en determinadas web que sirven para inflar el precio de lo que se comercializa; de las estrategias que podrían llevarv a cabo las empresas para evitar perjuicios derivados de las infracciones y de los nuevos retos a los que el titular de la marca se enfrenta con la llegada o establecimiento de la era internet (Internet of Things, Big Data, Dark Data...).

Marcas “de facto“ y nombres de dominio

Mario Vargas Llosa es, más allá de los devenires sentimentales que ahora le han llevado a las portadas de la prensa en España, uno de los más importantes autores contemporáneos en lengua hispana. Peruano de origen, ha adquirido tal reconocimiento, debido a la importancia de sus trabajos literarios y el significado que los mismos tienen en esta cultura e idioma.

Este nombre artístico (su nombre original es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa) no ha sido registrado como marca, lo cual podría hacerla vulnerable a violaciones de derechos. Sin embargo, tal y como el Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) declaró en su caso D2004-0956 “Mario Vargas Llosa” puede considerarse una marca “de facto” dado que su aparición en un libro, debido a su notoriedad y carácter distintivo van a ser claves en el éxito de ventas del mismo.

Acerca de los nombres de dominio  creados para este nombre, hace unos años podían encontrarse dos de ellos en la red: www.mariovargasllosa.com y www.mariovargasllosa.org (ambos redirigen en la actualidad al mismo sitio).

El primero de ellos era propiedad del autor y su objetivo era utilizarlo para la promoción de sus obras, hablar de su biografía y carrera y hacer referencia a las noticias así como a cualquier otra información de interés acerca del escritor.

Sobre el segundo nombre de dominio, el Instituto Cultural Ibero Americano utilizó el nombre Mario Vargas Llosa como nombre de dominio a modo de tributo a tan importante figura literaria, mediando el previo consentimiento expreso del autor.

Inicialmente, el Instituto creó el sitio web para dar información sobre las actividades que se estaban llevando a cabo con su colaboración así como para otras causas de divulgación cultural.

Pasado algún tiempo, el autor descubrió que dicho sitio web se utilizaba también para la promoción y venta de copias de sus libros y de los de otros autores hispanos de renombre a través de una editorial en concreto incumpliendo de este modo el uso para el cual el autor había autorizado el uso de su nombre. Por otra parte, la web también permitía el alojamiento de banners y enlaces con fines comerciales a través de los cuales el Instituto recibía beneficios económicos.

Una vez Vargas Llosa tuvo conocimiento de tales prácticas, el autor llevó el caso ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para que le fuera traspasada la titularidad y propiedad del sitio web terminando, de este modo, con el daño que se estaba haciendo a su imagen, teniendo en cuenta que su nombre se estaba usando para propósitos para los que no había dado su autorización

Así mismo, la existencia de una segunda web, aunque el dominio fuera diferente, podría llevar a la confusión a los usuarios que podrían  asociarlo inmediatamente al autor, como si él hubiera accedido a las acciones que ahora estaba denunciando o incluso que fuera de su creación, lo cual causaría un daño importante a su reputación y buen nombre.

Dadas las razones anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta que la alegación de que el Instituto podía ser considerado, del mismo modo, una marca “de facto“, lo cual fue rechazado por el Centro (a diferencia de lo que sí ocurría con el autor), se declaró la no existencia de conexión entre el Instituto y el nombre de dominio que éste estaba utilizando, por lo que el procedimiento de Arbitraje declaró que el sitio web debía ser administrado por el escritor evitando así cualquier tipo de explotación indebida de su reputación.