Sobre las falsificaciones que tanto proliferan en esta época del año

En ocasiones anteriores, se ha hablado de este tema de las falsificaciones enfocadas sobre todo a algunos ámbitos concretos como los medicamentos entre otros. Si ya las falsificaciones son algo nocivo para la sociedad por el efecto que tienen en la economía, cuanto más si hablamos de copias que no siguen los preceptivos controles a nivel sanitario en determinadas materias como puede ser el caso de los medicamentos (aquí, aquí, aquí),

Pero también es importante tener encuenta que estas falsificaciones se pueden dar en ámbitos como el de los vinos (aquí) o en otros (aquí).

En definitiva, cuando se hable de falsificaciones se tiende a pensar en las marcas de ropa o de productos de alta gama que no se entiende que tengan repercusión por el elevado precio al que se venden los productos originales (teniendo en cuenta que, un alto precio lleva detrás también unos altos niveles de calidad que las falsificaciones no van a tener), sin embargo la venta de productos falsificados daña tanto al consumidor que los adquiere como al vendedor contra el cual se pretende competir con la copia.

Despedida

Con esta entrada este blog cumple cuatro años de actualizaciones semanales en las que se han tratado de tocar todos los palos de la propiedad industral (patentes, marcas, diseños, denominaciones de origen, etc.) y de la propiedad intelectual (copyright), así como comentar noticias de actualidad relativas a cualquiera de estos temas.

Sin embargo, considero que, a pesar de que este blog me ha aportado mucho y he aprendido mucho a nivel profesional de la materia a la que estaba dirigida, es mmento de dar un paso hacia adelante que implica dejar de escribir en el mismo.

Existen numerosas plataformas encargadas de este mismo propósito y a las que merece mucho la pena prestar atención (CEVIPYME, el blog de madri+d, entre otras) no sólo por los temas de actualidad que plantean sino también por las raíces históricas que esta rama del derecho ha tenido desde el principio de los tiempos (como surgió y todo lo demás).

Se me han quedado cosas en el tintero, pero estoy seguro de que la solución a estas dudas se pueden consutar en páginas oficiales.

Gracias a los seguidores y lectores y recordad que estas áreas, aunque complejas, son tan importantes como las demás.

La escuela Bauhaus y el diseño industrial

Con este nombre (Staatliche Bauhaus o Casa Estatal de la Construcción) se conoció a la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 en Weimar (Alemania) y cerrada por el partido nazi en 1933; que tenía la idea de reformar las enseñanzas artísticas como base para una transformación social, de acuerdo con el pensamiento socialista de su fundador. La historia de la institución se dividió en tres fases: la primera de ellas, de 1919 a 1923, tenía tintes más idealistas y románticos; la segunda, de 1923 a 1925 fue mucho más racionalista; mientras que la tercera, que fue de los años 1925 a 1929 alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín (su tercera y última sede) donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza.

Esta escuela, cuyo fundador tenía como principal lema la frase: "La forma sigue a la función", buscando así la unión entre el uso y la estética. Tras sus años de trabajo en Munich e influenciado por otros arquitectos de renombre, el fundador de la Bauhaus planteó el problema de la edificación en relación con el sistema industrial y con la producción en serie, llegando incluso hasta el extremo de considerar el edificio como un producto directo de la industria. Interrumpida su actividad como  constructor por la I Guerra Mundial, al ser reclamado al frente, durante aquellos años fue madurando en su ánimo la conciencia de que tenía un deber humano muy elevado que cumplir: la arquitectura debía desempeñar un papel en el problema social que la posguerra plantearía: fundirse con la estética.

La Escuela sentó las bases de lo que ahora se conoce como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían y se concibieron dentro de esta escuela. De este modo, se establecieron los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. Como se comentaba anteriormente, fue el alzamiento de la ideología Nazi lo que llevó al cierre de la Escuela al entenderse contraria al pensamiento de este régimen. Muchos de sus integrantes, refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. Por otra parte, la Bauhaus generó un nuevo estilo tipográfico de carácter universal, que redujo el alfabeto a formas limpias, simples y construidas en forma racional.

Con respecto a la arquitectura, como decíamos uno de los principios establecidos era: "La forma sigue a la función" siendo Tel Aviv la ciudad con más arquitectura Bauhaus al haber más edificios construidos de este estilo que en cualquier otro lugar del mundo, incluyendo cualquier ciudad de Alemania. De hecho, desde 2003, Tel Aviv, (La Ciudad Blanca) es considerada Patrimonio de la Humanidad. En 1923 se introdujo la fotografía como un nuevo medio de expresión artística. Se enseñaron técnicas como el fotomontaje, el montaje lumínico, la foto escultura y el collage abriendo vías en este campo. Alentó, en el marco de la expresión fotográfica, la exploración de nuevas formas más que nuevos temas. Una de las innovaciones esenciales de esta escuela fue la de haber asociado de manera sistemática el arte con sus posibles aplicaciones, ya fueran documentales, decorativas o publicitarias.

La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y de la racionalidad técnica occidental. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya especificidad está dada por las vanguardias artísticas de comienzo de siglo. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, la Bauhaus no se marginó de los procesos políticos-sociales, manteniendo un alto grado de contenido crítico y compromiso de izquierda.

Curso UIMP-OEPM (Parte II)

Los pasados días 10 a 14 de julio (perdón por esta crónica tan atrasada en el tiempo) tuvo lugar en la sede de Santander en la UIMP, en el palacio de la Magdalena, el curso denominado “Patentes, marcas, diseños: Retos futuros”.

En este curso, que contó con grandes expertos en las áreas de los temas que se trataron así como de un representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por razones excusadas, per sí por parte de Pedro Cartagena como Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo.

El segundo día contamos con María José de Concepción, Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM y con Alejandro Puerto, Registrador de Propiedad Intelectual en la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

María José de Concepción nos habló de la importancia a nivel económico de los bienes intangibles: tanto patentes, como marcas y diseños industriales; los cuales suponen un acuerdo de explotación exclusiva con el Estado y que, como sabemos, pueden ser cedidos o licenciados a terceros o utilizados como aval en cualquier operación económica como ya sabemos; así como hizo referencia a la importancia de llevar a cabo una adecuada vigilancia tecnológica para evitar destruir la novedad de un derecho por medio de una divulgación previa al registro y la importancia de englobar la I+D+i con la actividad de transferencia tecnológica, la cual es de vital importancia para el desarrollo tecnológico y que, en ocasiones puede ser utilizada como alternativa a la inexistencia de inversión pública o privada, lo que supondría que una determinada tecnología pudiera no ser explotada. El registro de patentes nos daría una visión general de cuál es la situación socioeconómica del país en cuestión.

Será importante, asimismo, llevar a cabo una adecuada estrategia respecto de la creación llevada a cabo, pues la patente no siempre va a suponer la respuesta a la protección que se pretende dar a una creación, pues cabría considerarse la figura del modelo de utilidad en función de la importancia de la creación y cuál es la cantidad que su titular está dispuesto a invertir para protegerla o si fabricar el producto en sí o llevar a cabo una cesión o licencia como ya hemos comentado.

También se habló del diseño industrial, sus notas características y su protección dual por medio tanto de la propiedad industrial como del  derecho de autor (de la que hablamos aquí).

Por su parte, Alejandro Puerto, dedicó su ponencia a los derecho de autor recalcando el carácter potestativo de su registro que será utilizado fundamentalmente como prueba en caso de ser atacada por una obra idéntica (plagio). De este modo, se habló de cuáles son los requisitos para que una obra pueda ser objeto de protección por derechos de autor, momento en el que se hizo referencia  a casos concretos como el de la fotografía tomada por el simio, o la cada vez mayor iniciativa de registrar absolutamente todo como derechos de autor (las fotos de los platos de restaurantes de renombre o las faenas taurinas entre otros). el registrador también hizo referencia a internet y cómo esta herramienta había supuesto romper con las reglas del juego vigentes hasta ahora. La consulta en internet de una obra protegida o muchos de los usos sociales suponen una violación de los derechos de autor, mientras que la copia caché que se realiza por los ordenadores puede considerarse extranormativa y los enlaces a páginas web son legales. Lo que ocurre en la actualidad es que son los jueces están llevando a cabo esa legislación en base a los casos que van apareciendo.

A lo que se hizo referencia también es al desarrollo que se está llevando a cabo sobre una nueva Directiva europea sobre derechos de autor. Y, entre otras cosas, salieron a colación, por su importancia, las licencias Creative Commons en sus diversas modalidades.

El tercer día contamos con José Manuel Otero, Catedrático de Derecho Mercantil d la Universidad de Alcalá de Henares, cuya ponencia planteaba la pregunta sobre si habrá una nueva Directiva de la UE en materia de protección del Diseño.

Para hablar del Diseño, la primera aproximación que se hizo se refería a su amplitud debido a que esta figura engloba tanto características técnicas como estéticas y , a modo de ejemplo sólo es necesario acercarse a la Directiva europea que los reconoce y protege, en la cual ya aparecen tres definiciones referidas a la misma.

Lo que nos encontramos básicamente es la necesidad de que el diseño industrial cuente con su propia legislación reguladora pues se entiende que debe tener una legislación propiam lo suficientemente alejada del modelo de utilidad y de la que se aplica a los derechos de autor.

El principal motivo para la promulgación de las ahora vigentes normas sería la utilización de las piezas de recambio (aquí surgió un lobby que podría impedir la promulgación de esa nueva normativa) del fabricante del producto complejo principal, lo cual supone un problema al hablarse de un mercado que podría considerarse cautivo cuando, en realidad el uso de recambios que no procedan del fabricante original no supondría una menor calidad.

El segundo ponente del tercer día fue Antonio Monturiol, diseñador gráfico que nos ofreció la otra visión del Diseño Industrial, desde el punto de vista del creador.

El proceso de creación, según lo comentado, no estaría tan enfocado a las tendencias, aunque el cliente sí lo esté, sino más a cubrir las necesidades no satisfechas, a salvar los obstáculos industriales o al desarrollo del “packaging” de los productos. La tendencia actual sería la de hacer los diseños lo más intuitivos posible así como tratar de reproducir el producto de la forma más artesanal posible, en la medida en la que la producción en masa lo permita. 

Interferencias

En una entrada anterior de este blog se hacía referencia a las “interferencias“, como aquellas solicitudes de patentes que, no habiendo sido divulgadas todavía, rompen la novedad impidiendo que cualquier nueva solicitud no se considere patentable por no cumplir los requisitos correspondientes, concretamente el primero de ellos, que es el que hace referencia a que el objeto para el que se busca protección.

Tal y como se hacía referencia en el ya citado texto, estas solicitudes no se han hecho públicas en el momento en el que se examina una solicitud posterior, pero sí se tendrán en cuenta para registros posteriores.

Esto respecto de las patentes, sin embargo existen situaciones que podríamos asimilar a ésta en otros Derechos de Propiedad Industrial. De este modo, si nos acercamos a la legislación relativa a marcas, la Ley 17/2001, en ella se hace referencia a lo que se va a considerar como “marcas anteriores“, concepto que se define en el artículo 6.2 y en cuyo apartado c) se establece que se considerarán como tales “Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b) (marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen que sean marcas españolas, internacionales que surta efectos en España o comunitarias; marcas comunitarias registradas que reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas, aun cuando haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.), a condición de que sean finalmente registradas.“

Por otra parte, respecto al Diseño Industrial se permite que el solicitante pida en la instancia de registro el aplazamiento de la publicación hasta un máximo de 30 meses (artículo 33 Ley 20/2003) para evitar que se conozca por terceros el diseño para el que se pretende conseguir la protección.

En el momento en que se realice una nueva solicitud para el registro de un diseño esta misma Ley en su artículo 13, en el que se establecen los motivos de denegación de registro, entre los cuales se encuentra el establecido en la letra “d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.“

Nos encontramos, por tanto, ante dos situaciones asimilables al supuesto inicialmente expuesto, en el que los derechos, peses a haber sido ya registrados, no se han hecho públicos, ya sea por el plazo legalmente requerido para ello (marca) o para evitar que se dé a conocer y pueda ser utilizado por un tercero sin consentimiento (diseño).

En los tres supuestos a los que acabamos de hacer referencia será complicado (por no decir imposible), conocer la existencia de derechos idénticos (o cuasi idénticos) o similares que induzcan al público a confusión o asociación, por lo que será necesario tener establecida e implantada una estrategia que pueda contrarrestar los efectos negativos a los que dará lugar un registro infructuoso como puede ser, en el caso de las marcas la consulta de los expedientes que estén en curso en el momento de la presentación de la solicitud.

La infracción casual del diseño industrial

Como se comentaba en entradas anteriores de este blog puede ocurrir que una misma creación sea protegida por diversas modalidades de propiedad industrial siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios del mismo modo que se puede combinar propiedad industrial y derechos de autor dando lugar así a la doble protección.

Hace algo más de un mes, la prensa se hacía eco de cómo una marca de ropa americana, “Urban Outfitters“, utilizaba en sus camisetas el logo del PSOE diseñado en 1977. La camiseta en cuestión muestra en su parte posterior una mano izquierda sujetando una rosa por el tallo.

Buscando en las bases de datos, no he encontrado ningún signo similar que haya sido, como tal, protegido por el PSOE, sino que todas las marcas de las que el partido es titular son combinadas, es decir, están formadas por un texto, las siglas del partido normalmente acompañadas de la CC.AA. a que hacen referencia; y el símbolo mencionado pero en blanco sobre un fondo rojo. No podríamos entender, por tanto, que haya una violación de la marca del partido por el hecho de que se halle reproducida en una prenda de ropa de un país extranjero: no coincide el ámbito aplicativo (ropa, clase 25, frente a la clase 35 para la que se registró la susodicha marca); por no hablar de que el PSOE ha registrado su marca sólo para nuestro país, por lo que no tendría efecto en otros países.

Si hacemos referencia al diseño de ahí la introducción de esta entrada, en el caso de que se hubiera protegido el logotipo a través de esta modalidad nos encontramos igualmente con varios inconvenientes:

-Por un lado (y este motivo inhabilita a todos los posteriores aunque se mencione en primer lugar) el plazo de protección del diseño ya habría expirado teniendo en cuenta que el plazo máximo de protección es de 25 años (períodos de 5 años renovables hasta el máximo mencionado), considerando que el logo se hubiera protegido en 1977,

-En el momento de la solicitud habría que haber indicado los productos a los cuales se aplicaría,

-Del mismo modo, el logo debería haber sido registrado siguiendo el procedimiento internacional, no el nacional (si éste existiera),

-Y, por último, aunque no menos importante habría que tener en cuenta el artículo 19.2 del Reglamento 6/2002 en el cual se establece que “La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.“.

Si bien es cierto que el símbolo de la rosa roja suele atribuirse a partidos socialistas (como es el caso de Portugal o la propia agrupación socialista en el Parlamento Europeo), también hay que tener en cuenta que tal partido no existe (o, si existe, es minoritario) en EE.UU., por lo que sería razonable pensar que el logo que figura en las camisetas no tenía ánimo de copia, si no que es fruto del desconocimiento.

En definitiva, de llevarse a cabo la reclamación (como se menciona al final del artículo de prensa referido) en base a todo lo que se ha citado, es bastante improbable que saliera adelante.

Ineficacia temporal de la caducidad en los DPI

Las leyes aplicables a los diversos Derechos de Propiedad Industrial contemplan la extinción, antes de lo legalmente pautado, de la validez legal de cada uno de ellos.

De este modo, se prevé para cada derecho una serie de causas que dan lugar a que se declare, por las vías establecidas, la extinción de los efectos legales a los que su concesión ha dado lugar.

En el caso de las marcas, la caducidad será declarada bien por la OEPM (en caso de renuncia o de no renovación), bien por los tribunales (falta de uso, de legitimación cuando hay transferencia a un tercero, vulgarización o inducción a error de la marca).

En el caso de los diseños industriales la OEPM declara la caducidad en el caso de falta de renovación (en cada período de 5 años) y en el caso de renuncia; y los tribunales harán lo propio en caso de que el titular deje de cumplir los requisitos de legitimación para ser titular de éste, según establece la Ley que los regula.

Existen una serie de circunstancias en estos dos casos que van a impedir que, a pesar de que se haya declarado ya la caducidad cuando no se ha llevado a cabo la preceptiva renovación del derecho, se produzcan sus efectos.

De este modo, tanto el artículo 56 de la Ley 17/2001 (Ley de Marcas) como el artículo 73 de la Ley 20/2003 (Ley del Diseño Industrial), contemplan la posibilidad de que sobre el derecho ya concedido se hayan inscrito en el Registro embargos o hipotecas mobiliarios lo que va a determinar que, si el derecho no se ha renovado en plazo, no se produzca la caducidad que se contempla legalmente, hasta que no se produzca el levantamiento del embargo o hasta que el titular hipotecario actúe en consecuencia, según corresponda.

Por otra parte cabe la posibilidad de que el derecho haya sido objeto de una acción reivindicatoria, en cuyo caso no será hasta que se dicte sentencia firme que se retomará el efecto de la caducidad (otorgándose unos plazos para su subsanación).

Respecto de las patentes, la caducidad, que es declarada por la OEPM, se dará en los supuestos de expiración de su vida legal, por renuncia expresa del titular, por falta de pago de las anualidades y por falta de explotación del objeto de la invención.

Como resulta evidente, por su característica improrrogabilidad, no se contempla la posibilidad de que la patente no caduque por existir algún derecho real inscrito, lo cual prolongaría indebidamente la vida legal de la patente, la cual cuenta con un período de validez legalmente fijado.

Conceptoss erróneos

A menudo, la generalización de determinados términos hace que, a pesar de que el mensaje llegue claramente al receptor, el emisor no lo haya expresado con la suficiente exactitud, de modo que una persona que conozca un determinado término lo verá como malsonante o erróneo.

A esto nos veníamos refiriendo en una de las primeras entradas de este blog: http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2014/07/la-importancia-de-la-expresion-oral.html, en la que se hacía referencia al uso generalizado del verbo “patentar” con el significado erróneo como sinónimo de registrar. Y así, podíamos escuchar frases como “patentar una marca” o “patentar un libro o un disco”.

El caso que nos ocupa ahora es el del uso de la palabra “plagio” en todo lo relativo a los derechos de propiedad industrial.

El plagio aparece definido en el artículo 270.1 del Código Penal en el que se dice:

“Será castigado (...) el que (...) reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Se habla aquí, claramente, de los denominados derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, es decir, aquéllos que pertenecen al creador de una obra musical, literaria, audiovisual, etc. distintos a los derechos de propiedad industrial, los cuales cuentan ya con sus propios mecanismos de protección y defensa.

Así, no se podrá hablar de plagio dentro del contexto de las marcas: http://cincodias.com/cincodias/2016/10/28/sentidos/1477677377_844319.html ni del de los diseños industriales: http://elpais.com/elpais/2017/01/03/estilo/1483462090_968100.html.

En ninguno de estos supuestos procedería el uso del término al que nos venimos refiriendo, puesto que no aparecen recogidos en el citado artículo, por lo que no tiene fundamento legal alguno y porque, como decimos, el procedimiento en el caso de los derechos de propiedad industrial tiene una base muy distinta que evitaría que llegasen a ser registrados.

Lo que se va a examinar es si el signo o el diseño son nuevos respecto a lo ya existente. En el caso de las marcas, el signo va a ser contrastado con los anteriores (en ese sector o en otros sectores, dependiendo del grado de conocimiento por parte del público) y no va a ser registrado si se aprecia que puede haber confusión con éstos. En el caso de los diseños, la comparación se hará, del mismo modo, con los que ya se han hecho accesibles al público y no se registrará si no se produce en el usuario informado una impresión general distinta de la que producen otros diseños.

De todas formas, de registrarse alguno de estos derechos podrá acudirse a la vía judicial para impugnarlo en caso de que el mismo contravenga el derecho anterior de un tercero pero, en ningún caso, podría imputarse el término de plagio ni iniciarse una acción legal con base en esta infracción de derechos.

Las vueltas que da la vida

Cuando se inicia un negocio uno no se imagina que éste va a llegar a convertirse en una de las mayores empresas a nivel mundial, a pesar de que se va a hacer todo lo posible para que esto ocurra. Y, probablemente, eso es lo que tampoco pensó Amancio Ortega cuando comenzó a trabajar en los productos del sector textil del que ahora es una de los principales compañías.

La semana pasada se daba a conocer la noticia (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/17/galicia/1479379296_218000.html) de cómo multitud de mercerías en toda Galicia habían encontrado en sus almacenes (a raíz de su primera aparición en una exposición) las prendas en las que el ahora multimillonario empresario había trabajado en sus inicios, todas ellas marcadas con las siglas “GOA“ (las iniciales invertidas de su nombre y sus dos apellidos).

Lo que resulta curioso de este supuesto es cómo, a pesar de que se conoce a su autor (motivo por el cual las prendas se han revalorizado de forma exponencial), los actuales poseedores podrían experimentar un potencial aumento patrimonial más que significativo.

Sin ánimo de hacer ningún tipo de comparación, ni positiva ni negativa, la situación no deja de recordar a los casos de esas obras de arte que en vida de su autor no tenían ningún valor y que lo adquieren posteriormente (repito: “ Sin ánimo de hacer ningún tipo de comparación“).

El caso es: ¿tienen los actuales poseedores de creaciones de un tercero derecho a disponer de ellas como propias independientemente del tiempo transcurrido?

Legalmente sí, los diseños  ya han caducado. Caso aparte sería la posible reclamación moral, la cual no tiene cabida, aunque a lo mejor debería en este sentido, en nuestras leyes de propiedad industrial.

La función técnica

Como ya se ha visto en ocasiones anteriores, el término “propiedad industrial“ se emplea para proteger diversas expresiones creativas a través de derechos muy similares entre sí pero que difieren en algunas de sus características.

En ocasiones va a resultar difícil delimitar en qué modalidad incluir una determinada creación porque las figuras son muy similares y, salvo imperativo legal, será complicado encuadrarla en según qué figura, como es el caso de las patentes y los modelos de utilidad (http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2015/08/patente-o-modelo-de-utilidad.html). En otras ocasiones, más que la duda, lo que se pretende evitar es que se trate de obtener una protección que resulte inadecuada por vulnerar derechos de terceros.

Es el caso de lo que ocurre con la prohibición que establece nuestra Ley de Marcas, de proteger aquéllas creaciones que deberían ser protegidas mediante otras formas específicamente creadas para ellas. Así, el artículo 5.1 e) de la ya citada Ley hace referencia a la prohibición de registrar como marca signos “(...) constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (...)“. Se evita, de esta forma, que una invención que tenga por objeto solucionar un problema técnico, que debería protegerse bien por medio de una patente bien por medio de un modelo de utilidad, se proteja a través de una marca, una modalidad técnicamente imperecedera temporalmente.

La diferencia en la caducidad de los derechos de propiedad industrial por motivos de expiración temporal, difiere de forma significativa entre las figuras destinadas a las creaciones industriales y las destinadas a signos de indicación de la procedencia empresarial de los productos. De este modo, mientras las patentes y los modelos de utilidad cuentan con un único período en el que el titular podrá ejercer sus derechos de exclusiva (20 y 10 años, respectivamente), las marcas podrán ser renovadas por períodos de 10 años de forma indefinida (el máximo en los diseños industriales, aunque también cabe renovación, son 25 años).

Será importante, por tanto, determinar si la creación que se presenta para ser registrada cumple o no los requisitos de protección, pero también si incurre en esta prohibición de registro ya que de este modo podría evitarse que se permita al titular de un avance significativo, que podría ser parte del conocimiento de la colectividad, un control exclusivo de explotación del mismo.

Ejemplo práctico: Caso del bloque Lego (en inglés) - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=82838&doclang=en.

La fina línea entre la propiedad industrial y los derechos de autor

Si bien es cierto que entre estas dos figuras legales existen similitudes, podría decirse que éstas se ven superadas por las diferencias.

Es decir, ambas modalidades tratan sobre la protección de creaciones personales de carácter inmaterial en las que se dan  las notas de exclusividad, temporalidad y territorialidad de los derechos protegidos, pero no se les puede dar el mismo tratamiento en todos los aspectos tal y como se determina claramente en nuestras leyes.

De este modo, existen interacciones entre ambas modalidades; más concretamente entre aquellas que se acercan más entre sí como es el caso de las marcas o los diseños industriales y los propios derechos de autor.

La legislación vigente en nuestro país en materia de marcas (Ley 17/2001) establece en su artículo 9.1 c) la prohibición relativa de acceso al registro de signos que “ reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor “ y, del mismo modo, el artículo 5 letra e); prohibición absoluta referida a los signos “constituidos exclusivamente (...) por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (...)“, cuyo principal objetivo es el de evitar que se perpetúe en el tiempo la protección que, de otro modo estaría limitada temporalmente en virtud de la protección dirigida a este tipo de avances técnicos cuya finalidad es la del disfrute exclusivo durante un período de tiempo concreto tras el cual pasaría a formar parte del acervo común y para que la generalidad del público puediera hacer uso de ellos.

La ley que protege estas creaciones, Ley 20/2003 de Protección jurídica del Diseño Industrial, hace también referencia a los derechos cuando determina en su artículo 13 letra g, que estará incurso en una causa de denegación el diseño que “(...) suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.“ pudiendo ser éste un motivo sobre el que se funde la oposición.

Aunque la Disposición Adicional Décima de esta misma ley se refiere a la dualidad de protección de un diseño por los derechos de autor cuando se cumplan los requisitos necesarios (creatividad y originalidad), no se puede hablar de que nos encontramos ante dos figuras iguales a pesar de sus similitudes pues, en este supuesto en concreto, se habla de dos protecciones diferenciadas y que serán “independiente, acumulable y compatible“.

Es por este motivo que no se puede aceptar el uso a la ligera de aplicación de figuras dirigidas a los derechos de autor para derechos de propiedad intelectual.

Como ejemplo gráfico de este supuesto podemos mencionar el siguiente artículo del diario “Cinco días“ en el que se hablaba de plagio en un supuesto de marcas similares utilizadas para productos o servicios distintos (http://cincodias.com/cincodias/2016/10/28/sentidos/1477677377_844319.html).

Probablemente se trate de un error de concepto al utilizar como equivalentes las palabras copia y plagio, a pesar de que la primera es una conducta reprobable que si bien afectaría a la competencia no tiene los mismos efectos que la segunda; un delito tipificado en el Código Penal.

Como ya se dijo anteriormente en este mismo blog hay que tener muy en cuenta las palabras que se emplean en cada caso (http://todolosderechosreservados.blogspot.com.es/2014/07/la-importancia-de-la-expresion-oral.html).

El consumidor medio en los productos farmacéuticos

A la hora de determinar la protección de un determinado producto, en cuanto a derechos de propiedad industrial se refiere, va a ser necesario saber a qué público se dirige para establecer si se cumplen o no los requisitos que lo encuadren en una determinada figura de las que recogen estos derechos.

Así, la ley para la protección del diseño industrial nos habla de que, para que un producto pueda ser protegido como tal ha de tener novedad y carácter singular. Estos dos aspectos serán analizados según la apreciación que de ellos pueda tener un usuario habitual del producto de que se trate.

De este modo queda reflejado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011 en la que se hace referencia a que:

“el usuario informado pertinente en el presente caso podría ser un niño de unos 5 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante“; el caso hace referencia a la comercialización de un juguete infantil promocional denominado “tazos“, de ahí que se tenga en cuenta el punto de vista de estos dos grupos de usuarios, aparentemente tan alejados uno del otro.

Más allá de lo que ocurre para el caso de los diseños; el concepto de “consumidor relevante“ para el caso de las marcas, tampoco aparece recogido como tal en la ley por lo que habrá que acudir, del mismo modo, a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en cuya sentencia de 8 de diciembre de 2005 especifica qué se entiende por consumidor medio a estos efectos: una persona “normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz“.

Un caso especial es el de aquéllos productos que, a pesar de estar dirigidos a un consumidor final, tienen un intermediario, como es el caso de los medicamentos, que serán prescritos por personal sanitario.

En este supuesto, aunque el consumidor final es la persona que hará uso del medicamento se va a considerar que el consumidor medio, a efectos marcarios, es el médico o farmacéutico, pues es la persona “normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz“, es decir la persona que podría verse afectada por el riesgo de confusión en caso de existir éste, lo que determinaría la posible nulidad de una marca registrada.

Congreso “Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial“

Los días 24 y 25 de octubre se celebró el  “Congreso Internacional sobre nuevas tendencias no derecho de la competencia y de la propiedad industrial“ en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.

Este Congreso tuvo como motivo de celebración, rendir tributo al Profesor Doctor Honoris Causa Carlos Fernández Nóvoa, recientemente fallecido.

En el acto estuvieron presentes los principales nombres a tener en cuenta en estos ámbitos, que rindieron homenaje a esta importante figura del derecho mercantil interviniendo con ponencias sobre las últimas novedades que se están dando en cada uno de estos temas en la actualidad.

De este modo, profesores como Gómez Segade, Otero Lastres, Lema Devesa, o Botana Agra hablaron, respectivamente, sobre la nueva Directiva comunitaria de protección de los secretos industriales, sobre el doble monopolio que ostentan los titulares de los diseños y las piezas de recambio y reparación de éstos; las nuevas Directivas comunitarias aplicables al derecho de la publicidad y las nuevas Directivas comunitarias a aplicar a las Denominaciones de origen; así como de la nueva Marca de la UE.

En la sesión de la tarde, entre otros temas, se continuó hablando de la falta de competencia de los tribunales arbitrales para emitir decisiones “erga omnes“.

Se tocó el tema de la naturaleza jurídica de los Agentes de la Propiedad Industrial; de las consecuencias del Brexit para los titulares de Derechos de Propiedad Industrial y de la nueva prohibición de solicitar un registro de marca para un signo denominativo idéntico o similar al nombre de una variedad vegetal anterior, tratando de evitar de este modo un aprovechamiento indebido del nombre otorgado a la variedad vegetal.

Para terminar con este bloque se hizo referencia al “web scrapping“ (la extracción de términos de bases de datos de páginas de internet) e sus consecuencias respecto a los derechos de autor.

En la presentación de comunicaciones se habló por un lado de la marca de garantía Galicia Calidade, de las implicaciones que la tecnología de impresión 3D podría tener en los casos de infracción de marcas; de la nueva Directiva referida al uso del nombre de las personas como marca y de las peculiaridades de las marcas referidas a medicamentos.

El segundo día comenzó con el III panel de comunicaciones dedicado al derecho de la competencia y al derecho antitrust.

Luis Berenguer Fuster, habló de la doble naturaleza jurídica de los colegios profesionales y de como a la Administración Pública al actuar como competidora (coma una empresa) se le podrían aplicár las normas relativas a la libre competencia e a la unidad de mercado.

Tras la pausa tuvieron lugar dos mesas redondas más. En la primera, se recogió por un lado la imputación de la indemnización de daños y perjuicios en los casos de infracción del derecho de la competencia. Se abordó la cuestión de la colisión entre los derechos de exclusiva que conceden las patentes y el objetivo último del derecho de la competencia: la protección del consumidor. Así, se habló de conceptos tales como las patentes secundarias o las patentes “permanentes“ (evergreening patents), actos que, aunque no podrían considerarse como ilegales, atentarían contra la defensa del consumidor y se entraría a hablar de laa colisión entre el derecho de la competencia e el de patentes.

Muy relacionado con este tema, se habló de la figura del “patent troll“, personas o empresas que inician litigios con base en la existencia de una patente previa para un determinado producto. Se trataría, de este modo, de evitar la entrada de competidores en el mercado aprovechándose de una posición dominante a la vez que se hace uso del derecho a la tutela judicial efectiva o derecho a litigar aunque se trate de litigios simulados (sham litigation) en los que hay una clara ausencia de causa litigante justificada.

Posteriormente las charlas se centraron en temas como la importancia de identificar adecuadamente el objeto de la litigación cuando se trata de impugnar una actuación lesiva de los derechos de exclusiva otorgados por la marca o el diseño; la protección del diseño industrial cuando no está registrado o la importancia de una adecuada redacción de las medidas preliminares para que sean adecuadamente interpretadas y aplicadas por un juez.

Finalmente el Congreso terminó con la exposición introductoria de los trabajos de investigación que cuatro alumnas de doctorado están llevanado a cabo en estos ámbitos o relacionados con la temática tratada.

La visibilidad del diseño en los productos complejos

La ley que en nuestro país regula el diseño industrial, Ley 20/2003, al igual que hace el Reglamento 6/2002 a nivel europeo, hace un especial hincapié en los productos complejos como también recogidos en esta legislación.

De este modo, no sólo se habla de los diseños cuando éstos se aplican a un artículo industrial o artesanal (producto) en concreto, sino también a todos aquéllos que se componen, a su vez, de otros artículos. Es a estos últimos a los que tanto la Ley (art. 1.2 c)) como el Reglamento (art. 3 c)) definen como productos complejos.

La protección aplicable a estos dos tipos de productos se basará en que éstos reúnan dos requiaitos fundamentales como son los de novedad y carácter singular. El primero de ellos, de carácter explícito, será el que no se haya hecho accesible al público con una fecha anterior.

Por otra parte se requiere que el diseño posea carácter singular; que la impresión general que se cause en un usuario informado sea distinta de la causada por un diseño anterior.

La cuestión estriba en determinar la protección que se aplica a un producto que forma parte, a su vez, de otro más complejo, esto es, que disponga de otros componentes adicionales o que se halle incorporado a uno de ellos.

A ello se refieren los artículos 8 de la Ley 20/2003 y 4.2 del Reglamento al establecer un requisito adicional para que estos diseños puedan ser protegidos: la visibilidad. Así, estos preceptos establecen que podrá protegerse este tipo de diseños no sólo cuando posea las características mencionadas sino cuando, a mayores, tanto el diseño como tales características sean visibles desde el exterior durante el uso normal del producto complejo.

Como ejemplo podemos hacer referencia a un coche, del que podrán protegerse como diseño los faros, el parachoques y demás por ser éstos una parte del producto complejo siempre y cuando su apariencia goce de novedad y carácter singular.

El diseño no registrado

Como nota común a los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños…) encontramos que el registro es, en todo caso, constitutivo (no meramente declarativo como en los derechos de autor), esto es, que para que nazca el derecho como tal debe procederse a solicitar la inscripción en el registro a través del correspondiente procedimiento que legal y reglamentariamente se establecen para cada caso.

La falta de registro no producirá la concesión de derechos como tal, más allá del derecho de pre-uso (el titular del derecho registrado posterior no podrá impedir su uso al titular del derecho anterior no registrado).

Sin embargo, a nivel comunitario (posteriormente transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico nacional) se contempla un caso determinado en el que la falta de registro sí produce unos derechos que permiten al titular actuar frente a terceros.

Se trata de los diseños que se utilizan en el mundo de la moda.

En estos supuestos, se entiende que el diseño no va a tener una vida lo suficientemente duradera (se trata de diseños efímeros para una temporada concreta) que permita a su titular explotarlo de la forma en que lo haría con cualquier otro tipo de diseño, por lo que no le compensará mantener el registro durante 5 años como mínimo (el considerando 16 del Reglamento CE 6/2002 habla de este sector en concreto).

Esto da lugar a que sólo se requiera de estos supuestos que reúnan  las características comunes (originalidad y carácter singular) así como la divulgación efectiva de la creación, momento a partir del cual empieza a tener efecto el diseño.

Como consecuencia el creador del diseño no estará obligado al pago de tasas ni a seguir el procedimiento establecido.

Esta modalidad otorga una protección menor al titular del diseño, que sólo podrá reclamar la defensa de su creación cuando un tercero realice una copia de la misma, que, además, sólo será válida durante un período de tres años, sin posibilidad de renovación.

A su vez, se establece una vía, para el caso de que el titular de un diseño, que inicialmente se concibió como efímero, decida “transformarlo” en un diseño como tal, lo cual podrá hacerse dentro de un período de 1 año desde que el diseño se hizo accesible al público por primera vez y que dará lugar a que, siguiendo el procedimiento legalmente establecido y haciendo frente al pago de las tasas, el diseño se proteja como cualquier otro, gozando el titular de los mismos derechos durante un período que podrá alargarse hasta los 25 años comenzando a contar desde el momento en que se hizo accesible al público por primera vez.